知名度较高的字号作为在先权利的保护

——评析美国道康宁公司与商标评审委员会及其他商标异议复审行政纠纷案 

因认为他人申请注册在墙用非金属材料、油膏等商品上的第3883027号“DOWCORNING及图”商标（下称被异议商标），与其在先核准注册的一系列“道康宁”商标或“DOWCORNING”商标，如获准核定使用在硅化学品、含硅的树脂和塑料（半成品）等商品上的“DOWCORNING”商标，以及核准注册在化学制剂（非医用或兽用）、树胶等商品上的“道康宁及图”商标，构成使用在类似商品上的近似商标，同时侵犯了其在先商号权，且构成对其已注册驰名商标的恶意复制和摹仿，美国道康宁公司（DOWCORNING CORPORATION）针对该商标提出了异议。

日前，北京市高级人民法院作出（2013）高民终字第2260号行政判决书认定，在案证据可以证明，在被异议商标申请注册日前，道康宁公司便已将“道康宁”和“DOWCORNING”作为商标和商号在中国进行宣传和使用。道康宁公司作为全球最大的硅胶生产商之一，在国际上和我国境内均具有较高的知名度，其硅胶产品被广泛应用于建筑行业。而被异议商标核准注册的发光铺筑材料、发光铺路材料、玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）、墙用非金属衬料、非金属屋顶覆盖物、非金属建筑结构、筑路或铺路材料、油膏几项商品，均属于非金属建筑材料类商品，道康宁公司生产的有机硅胶粘剂等产品与上述商品联系密切，具有相同或相近的消费群体。鉴于“道康宁”和“DOWCORNING”为无含义单词，独创性较强，由不同作者独立创作如此高度近似的偶然性极低，故可推定申请注册被异议商标的行为具有恶意。

综上，法院作出终审判决，判定被异议商标在墙用非金属衬料、非金属屋顶覆盖物、非金属建筑结构、筑路或铺路材料、油膏商品上不应核准注册。

行家点评：

贾 宏 浙江楷立律师事务所 律师：本案焦点在于被异议商标申请是否违反了商标法（2001年修订版）第31条前半段：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。即被异议商标申请注册是否会损害上诉人道康宁公司的字号权。

在商标授权确权行政诉讼中，认定被异议商标申请构成商标法31条规定的损害他人字号权应符合以下要件：1、字号在先注册并使用；2、在先字号经过权利人的使用在国内产生了一定的知名度；3、被异议商标指定使用的商品/服务与在先字号所使用的商品/服务相同或类似；4、被异议商标文字与在先字号相同或近似，共存于市场易使相关公众产生混淆误认。

具体到本案，首先,上诉人道康宁公司的字号在被异议商标申请日之前已经在国内进行了注册及使用。其次,道康宁公司作为全球最大的硅胶生产商之一，其产品广泛应用于建筑行业，字号在国内外均享有较高知名度。再次, 被异议商标“DOWCORNING及图”商标指定使用的“玻璃用建筑材料(不包括卫生设备)、墙用非金属衬料(建筑)、筑路或铺路材料”等商品项目与道康宁公司及其子公司主要经营的“有机硅胶粘剂”等商品在功能、用途、消费对象等方面相同或联系紧密，构成类似商品。最后，被异议商标文字与道康宁公司的在先字号完全相同，二者共存于市场易使相关公众产生混淆误认。基于以上因素，被异议商标申请构成商标法31条规定的损害他人字号权的行为。

此外，鉴于“DOWCORNING”系道康宁公司独创的无含义单词，商标申请人独立创作的可能性极低，故法院在审理过程中还充分考虑了被异议商标申请行为的主观恶意。